PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
Molte società del settore ci hanno conferito l’incarico di contestare, in loro nome e per loro conto, la validità dell’Accordo di Licenza di Brevetti (Patent Licence Agreement) con Voi recentemente sottoscritto.
In effetti, l’accordo riguarda una serie di brevetti, i principali dei quali sono stati annullati dal Tribunale Federale dei Brevetti (Bundespatentgericht) della Repubblica Federale Tedesca in Monaco di Baviera, con sentenze provvisoriamente esecutive, come da tabella seguente:
| PATENT | MAIN SUBJECT | EP EXPIRY DATE | NOTES |
| EP0890059 | Double Optics. Example: luminaire with two or more LEDs, each one with its own lens above it. | 22 JAN 2018 Priority: 23 JAN 1997 EP, Filling: 22 JAN 1998 | REVOCATION ACTION FILED By PANASONIC in DE on 31st OCT 2013, Patent INVALIDATED with DECISION AT FIRST INSTANCE on 23td JUNE 2015 |
| EP0929992 | Voltage sensing, Voltage limiting, power supply connected to LED | 16 JUL 2018, Priority: 01 AUG 1997 EP, Filling: 17 Jul 1998 | REVOCATION ACTION FILED By TCI on 23rd Feb 2015 for all relevant claims related to constant current power supply connected to LEDs, All the attached claims invalidated with decision at first instance on 22nd Feb 2017 |
| EP1046196 | Luminaire with at least two different LEDs and a phosphor to improve CRI. Example: luminaire with at least two different LEDs and a reflector with a phosphor to improve CRI | 17 SEP 2019 Priority: 28 sep 1998 – 10 MAR 1999 EP, Filling: 17 SEP 1999 | REVOCATION ACTION FILED By PANASONIC in DE on 31st OCT 2013, Patent INVALIDATED with DECISION AT FIRST INSTANCE on 15th OCTOBER 201 |
| EP1415518 | EMI, Y-Capacitor (Blue Capacitor) | 17 JUL 2022 Priority 19 JUL 2001 EP, Filling: 18 JUL 2002 | REVOCATION ACTION FILED By TCI on 13rd AUG 2015 for all claims. Sentence of full invalidation expected on 7th July 2017, accordingly to Court’s preliminary opinions |
Risulta, inoltre, che altri brevetti siano stati e/o siano oggetto di contenzioso per opposizione davanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti o per invalidazione davanti alle Corti del Regno Unito.
Tutto ciò dimostra che l’oggetto dell’Accordo di Licenza di Brevetti (Patent Licence Agreement) da Voi proposto e fatto firmare è affetto da un’insanabile nullità, quantomeno parziale, poiché i brevetti dalla maggiore estensione e di uso principale sono stati riconosciuti invalidi giurisdizionalmente per mancanza dell’oggettivo requisito dell’anteriorità, al punto che l’intero impianto del sistema di licenza da Voi elaborato ne risulta travolto.
Ne consegue che, a fronte dell’Accordo di Licenza di Brevetti (Patent Licence Agreement) richiamato, il pagamento di royalties potrebbe essere legittimamente richiesto esclusivamente in relazione ai prodotti che effettivamente utilizzano un Vs. brevetto valido, considerato singolarmente e con la sua specifica durata, non all’interno di un generico “pacchetto” di brevetti.
Inoltre, risulta inammissibile la clausola contrattuale che, di fatto ed a Vs. unico vantaggio prolunga la durata legale dei brevetti sino all’ultima scadenza dei brevetti inclusi nel “pacchetto” (art. 7.1.: “this agreement (…) shall remain in force until the expiration of the last to expire patent includend in the Patents”).
Non vi è dubbio che le invalidazioni di cui alle sentenze del BPG si applichino immediatamente a tutte le merci prodotte/vendute nei territori della Repubblica Federale Tedesca, in forza dell’esecutività delle sentenze stesse.
Pertanto, in nome e per conto delle aziende che ci hanno delegato
VI DIFFIDIAMO
- a sospendere l’applicazione dell’Accordo di Licenza di Brevetti (Patent Licence Agreement) sopra citato;
- in particolare, a non considerare prolungata la durata legale dei brevetti sino all’ultima scadenza dei brevetti inclusi nel “pacchetto”;
- a rimborsare alla licenziataria ogni somma pagataVi indebitamente per le ragioni sopra esposte;
- a sospendere, infine, la pressante campagna di imposizione dell’Accordo di Licenza di Brevetti (Patent Licence Agreement) da Voi ideato.
Con riserva di ogni altra richiesta di ulteriori danni, si attende riscontro entro il termine di _______ giorni e si porgono distinti saluti.
